AANZFTA發布「智慧財產權商品化」教戰手冊

  • 全球化的發展形成貿易、貨物、服務自由流通無疆界，多國間藉由簽署自由貿易協定，規範貨物、服務、投資及智慧財產權之相關議題，東協─澳洲─紐西蘭自由貿易區（ASEAN-Australia–New Zealand Free Trade Area, AANZFTA, 以下簡稱自貿區）自2009年簽訂成立，自貿區範圍包括東協10國與澳洲、紐西蘭共12國，涵蓋貨品貿易、投資、金融服務、電信、電子、商業、自然人移動、智慧財產權、競爭政策及經濟合作等章節[註1]，規範締約國間的貨物、服務合作架構，形成區域組織間公平的競爭與創新，其中，跨域商務的自由和便捷性，突顯智慧財產權的重要性，且日益受重視，為加強智慧財產權重要性之宣導，並提升專利商品化之可行性，AANZFTA出版智慧財產權商品化教戰手冊(Handbook on IP Commercialization Strategies for Managing IPRS and Maximizing Value, 以下簡稱手冊) 旨在提供自貿區內的本國人或準備進入自貿區市場的外國人及在全球化競爭遭遇威脅的商界人士，尤其是中小企業主，藉由手冊內之實務作法，了解如何透過智慧財產權策略擬定、授權與聯盟，以及智慧財產權審計及評價，將智慧財產權商品化成功的機會極大化。

     

手冊內容共分為六大章節，第一章節為「智慧財產之商務應用」、第二章節「智慧財產權商品化程序」、第三章節「為商品化尋求支援服務」、第四章節「捍衛智慧財產權」、第五章節「成功個案」、第六章節「參考網站」，將可提供我國企業在智慧財產權商品化策略之借鏡參考，以下將介紹各章節之重點導讀。 

  • 一、智慧財產之商務應用

    智慧財產(IP)是人類精神活動成果，透過法律制度保護專屬權，包含有專利、商標、設計專利、著作權、地理標誌、營業秘密及域名等，用以阻止或限制他人在未經授權的狀況下盜用自己的無形資產，並可藉由智慧財產權(IPRs)授權予他人，獲取相對授權金。

    在全球化競爭、網路資訊普及的環境下，時下中小企業面臨了更多的挑戰，對手來自世界各地，客戶的選擇變得更多、期望也變得更高，而商品的生命週期降低、各國的法規也越來越嚴格，即使製造品質最好的產品、降低生產製造成本，甚至研擬新的行銷策略與售後服務，但接踵而來的是要如何確保他人不會剽竊自己的創意。

    對中小企業來說，若未有強健的執法體系以及缺乏對智慧財產權獲取、管理及商品化的專業知識，將降低中小企業取得智慧財產權保護的意願。再者取得的智慧財產權若只是鎖在櫃子裡，未善加利用，也是無用。由於智慧財產權具有無形資產中可擴展的特性，同一項智慧財產權可在不同的市場環境及不同的商業模式下適用，藉此可獲取顯著的投資回報，在在顯示強化智慧財產商品化能力刻不容緩。

    二、智慧財產權商品化 

  • 在商品化的過程中，因應不同階段分列A-F六大指引，提供選擇適切策略： 

    1. A.商品化的首要任務
      • 1.市場分析：在智慧財產權商品化任務起始時，應進行市場分析，以了解產業競爭地位、機會/威脅以及優劣勢，可藉由SWOT分析[註2]、PESTL分析[註3]、競爭力模型(即波特五力分析)[註4]等工具，識別市場競爭強度，其中依據分析結果，將公司智慧財產權布局現況納入營運計畫書中，包含如何透過IPRs強化競爭力、藉由IPRs滿足需求以擴展目標客群以及藉由實施IPRs提升營收等。

      • 2.IP盤點：透過外部專家顧問定期盤點IP清冊，藉由詳查上下游廠商、員工、客戶、財務與競爭對手，辨識企業所擁有的無形資產（不論是自有或源自第三方授權），包含專利、商標、營業秘密、設計專利、著作權、合約、廣宣、軟體程式、客戶資訊甚至域名等，明訂存取權限、關聯各IP歸屬產品，以快速確認公司整體價值，或進行無形資產投融資、確認潛在風險、檢視是否合於法律規範，並逐步調整適切的IP管理策略。
      • 3.IP評價：管理學之父-彼得杜拉克曾說「你無法管理你無法衡量的事物」，美國Ocean Tomo智慧財產商業銀行於2015年對標普500企業市值調查，顯示企業無形資產比重已超過85%[註5]。藉由量化IP經濟價值，企業可用以決策是否加碼投資、持續維護或授權轉讓，以創造更高價值，藉以積極排除競爭對手，進而擴大市場影響力。IP價值金融化更可用於財務報導、交易、訴訟、清算、投融資、併購以及稅務目的之使用，提升企業價值並降低經營風險。而IP評價手段可以分成下述兩方面：
      • ● 定性方式：透過不同面向，了解智慧財產權目前及未來之潛在價值，涵蓋範圍包含如：法律層面、技術研發階段、IP強度、市場分析、公司治理等項目。
      • ● 定量方式：選用成本法、市場法或收益法評估IP價值。在進行IP評價方法選擇時，應考量IP類型、目前發展階段、評價目的、取得之評價資料之可參考性、目前現況、市場環境、產業現況、相關影響係數、未來收益預估、使用年限及風險溢酬等因子，由於無形資產具有不確定之特性，亦可透過情境假設進行價值折溢價，以貼近真實價值。
      • 4.利用IPRs融資或集資：新創企業以無形資產為主，無法透過傳統有形資產（如土地、廠房、設備）獲取銀行融資，然金融機構及投資者已逐漸認知無形資產之知識價值，催生智慧財產權證券化之趨勢已然成形。新創型中小企業，可透過IPRs清單盤點、無侵權保證檢索結果、法律有效性證明、相關合作契約以及IPRs評價報告，彰顯未來經濟規模、市場潛力以及預期營收等以吸引金融機構目光，以增加投融資機會。  
  • B.保護智慧財產權

透過申請專利、註冊商標等可有效嚇阻他人未經授權使用自身IPRs，而非註冊性質的著作權、營業秘密或特殊技術知識(Know-how)則透過存取權限管制程序來保護自身權益。

由於智慧財產權保護制度為屬地主義，依據商品製造、販賣、使用、進口的國家，決策是否在多國註冊保護IPRs，為確保申請案符合新穎性，可利用線上平台進行前案檢索，此外，各國專利局也皆有免費諮詢服務；再者，因IPRs具有保護年限，因此權利人也應定期盤點並檢視IPRs之展延及維護費。且由於各國申請制度不一，跨國之申請可透過國際組織，如WIPO(世界智慧財產權組織)體系下的PCT(發明專利)、Madrid(商標)、Hague(設計專利)提出單一程序申請並進入各國實體審查；或區域性質組織，如OAPI(非洲智慧財產權組織)、EU（歐盟組織）提出申請，藉由單一窗口申請，不但可降低申請成本並簡化申請程序，相關申請事宜亦建議可透過具實務經驗的IP律師或代理人協助。 

至於不需註冊之IPRs，如營業秘密及特殊技術知識(Know-how)，對於企業來說其重要性不亞於專利或其他智慧財產權，其範圍涵蓋商業性資料(如客戶名單、銷售據點、商品售價、交易底價、成本分析等經營性質資訊)以及技術性資料(如方法、技術、製程及配方等)；其保護要點在於「如何持續維持其秘密性」，保護手段包括：盤點何者為敏感性資訊、設定相關存取權限及管制程序、與員工簽屬智慧財產權歸屬與保密約定、離職員工簽訂競業禁止條款、訂定工作守則、獎懲措施及教育訓練與宣導活動等，來強化內部員工對於營業秘密保護之認同。而對於非屬公司之外部供應者包含組織委外與採購對象可採取簽署保密合約(NDA)，甚至在交付的文件上保存錯誤暗碼，以證明洩密情事等，據以降低營業秘密外洩風險。 

  • C.透過適性化的契約將獲利最大化

IPRs商品化可透過不同類型的契約型態，獲取最大利益，契約的種類包含有保密協議、授權協議、技術轉讓協議、合資協議以及加盟協議：

  1. 1.保密協議(NDA)：在合作洽談時，免不了會揭露機敏資訊予合作方，務必事先簽署保密協議，以避免因揭露發明內容而致喪失新穎性，無法取得專利或因不具秘密性而失去營業秘密保護。
  2. 2.授權協議：由於IPRs具有無形資產可擴展性的優點，可透過非專屬授權（多方授權）、專屬授權或獨家授權型態，授權第三方在特定區域、特定期間以特定目的使用其IPRs，權利人除可獲取極佳利潤，更可藉此擴展業務至其他國家，並在具監督及控制之權利下，可持續改進產品或服務，並獲取各地區之經銷實戰經驗。
  3. 3.技術轉讓協議：較授權協議更為複雜，除需考量授權協議內應包含事項外，尚涵蓋技術議題，且若協議事項與產品有關，亦需包含商標及設計專利之授權。
  4. 4.合資協議(Joint Venture)：藉由合資關係，可與多個合作夥伴成立一獨立機構，彼此共享資產、風險、利潤及成敗，各階段注意事項包含：
    • ● 成立前：盡職調查（Due Diligence）、簽署保密協議。
    • ● 談判時：既有智慧財產權轉讓或授權條件、創新產出與衍生的智慧財產之權利歸屬、營運模式及分潤機制。
    • ● 合資期間：監管有關合資合約中雙方所約定各自行使與智慧財產權有關之從屬與使用要求是否依約行使。
    • ● 合資結束時：評估合資效益，合資公司是否持續營運，若欲中止合資關係，其有形/無形資產之從屬。
  1. 5.加盟協議(Franchising)：透過加盟協議，加盟者可在業主的輔導下快速複製其商業模式、依加盟規範使用其商譽與無形資產，而業主則可獲取權利金，在促成加盟關係前，雙方皆應進行盡職調查，以確保獲利目標可達成，加盟業主亦需強化監督管轄能力，以避免商譽減損之情事發生。

  3.  

 表1、各契約型態優點及缺點  

協議類型 優點 缺點
保密協議 保護機敏資訊的基本方法，藉由保密協議以規範機敏資訊的使用時機及其限制 僅在非法揭露營業秘密事實確認時才能獲得損賠，需透過民事訴訟確認違反協議事項，耗時又傷財
授權協議 是一具可控性且最常見的IPRs商品化獲利模式 尤於可能會揭露營業秘密而招致合作方在授權協議到期後變成競爭對手。因此需留意權利金支付期間及條件
技術轉讓協議 同授權協議，可促進創新及業務之拓展 需注意衍生智財之權利歸屬約定
合資協議 可透過合作方有形資產與無形資產之整合，以最少投資成本拓展業務 需留意合資企業產出之新智慧財產權利歸屬約定
加盟協議 藉由將IPRs商品化以快速拓展業務及獲利 業主需負監管責任，以避免因加盟主之缺失而造成減損
  • D.妥善管理智慧財產權

 對IPRs來說，不用則廢(Use it or lose it)，尤其適用於商標權，商標被「通用化(Genericization)」時，將使商標喪失識別性，例如：大家常常會用「我去Google一下」來取代「我去網路上搜尋一下」，若發生訴訟，可能遭致法院認定Google商標無法區分屬於特定企業的能力。解決方案可透過使用®、TM及©等符號，讓消費者知道IPRs已經有得到了適當的保護，並且務必定期監看市場，當發現自身IPRs受到侵害時，立刻訴諸法律行動。

  • E.電子商務環境下的IPRs議題

由於網路世界無遠弗屆，為保障IPRs可在網際網路上延伸使用，讓商品或服務可擴展至全球各地。可透過註冊與商標、品牌、公司名稱或發明名稱相同的域名(Domain Names)，來彰顯權利，若域名被不當搶註時，也可透過相關救濟程序來解決。

其次，透過架設網站(Websites)來拓展知名度，為豐富網站內容，多會使用圖片、文字、音樂等素材，在IPRs之議題上，則需確認所取得之素材皆已獲得使用授權。若網站係以委外方式開發，也要與委外廠商確認著作權歸屬權益，並於網站上進行著作權聲明、確認是否遵守個人資料保護法並載明隱私權政策等。

另外，在網路上展示產品時，應注意尚未提出專利申請前，不要提前公開技術內容，以防止新穎性喪失，或揭露營業秘密內容而致秘密性滅失，且由於商標有屬地性，若商標在他國已有類似商標註冊，則商品銷售至該國時，則需留意是否有商標侵權疑慮等。 

  • F.IPRs推廣

智慧財產權推廣，可透過以下五大方向來實施：

  1. 1.品牌：藉由商標、設計專利、地理標誌及域名，讓消費者對特定產品或服務產生正向的體驗，具以形成品牌信任度及忠誠度。
  2. 2.行銷5P：善用行銷策略，強化5P-人(People)、產品(Product)、價格(Price)、通路(Place)及推廣(Promotion)策略，以提高購買意願。
  3. 3.社群媒體行銷：透過社群媒體包含Facebook、Instagram、YouTube及其它如LINE、Telegram等，拓展知名度。
  4. 4.廣告：包含報紙雜誌廣告、電視廣告、戶外廣告、名人業配或工商贊助、廣播廣告、社群媒體廣告、多媒體廣告、紙本郵寄、E-mail行銷等。
  5. 5.產品包裝：產品外觀包裝是消費者接觸商品的第一眼印象，可藉由好的包裝策略來保護商品的儲存及配送、方便消費者易於使用、提高產品辨識度及品牌形象，以及提供產品資訊，如商品成分等等。可透過圖形、顏色、形狀大小、外觀及環保特性等來形塑，在IPRs上亦可透過註冊設計專利或立體商標等手段來保護。 

圖 1、Public Domain資料庫技術檢索網頁 

三、為商品化尋求支援服務

依據以下順序，逐步履行IPRs商品化計畫：

1. 盤點IPRs清冊並完成IPRs評價

2. 取得完整IPRs保護權利(國內與國外)

3. 簽署契約以加速IPRs商品化

4. 主張IPRs權利

上述各步驟皆仰賴不同領域專家協助，包含無形資產評價師、專利/商標事務所、具商事、智慧財產權及合約審核實務經驗的律師、以及具豐富IPRs訴訟經驗的律師。

四、捍衛IPRs

當IPRs遭仿冒或侵害時，捍衛IPRs的手段有：向智慧財產局提出異議或舉發，以又快又便宜的方式無效並撤銷對方的專利；透過提起民事訴訟或刑事訴訟，制裁仿冒者，以獲取損害賠償並嚇阻侵權行為；藉由邊境管制措施，針對疑似侵權物品向海關申請查扣，或者透過訴訟外紛爭解決機制(ADR)來進行解決。

五、個案

於本章節中，也列舉5家不同屬性的個案，其產品涵蓋：電動多用途自行車、飾品、醫療設備、餐飲事業以及家居用品等，分別介紹各個案主要業務及市場、公司發展沿革，以及其對應之智權保護行動，包含配合品牌經營策略，強化專利、商標、設計專利布局、保護著作權紀錄及營業秘密清單與外部單位合作，拓展市場業務，呼應前述章節，提供實務之參考對應。

 （一） UBCO(紐西蘭)：電動多用途自行車

2014年於紐西蘭國家技術及創新農業大會中，首次展示出２ｘ２的電動多用途自行車原型車概念，之後Locus Research公司與此原型車之發明人成立UBCO品牌，開發此電動多用途自行車，此自行車主要用於協助大型農場的工作且具有安靜、能適應各種地形、輕巧、結構堅固等特點；於2015年產品正式發布後，再擴大業務範圍至更多國家（包含美國）；2018年強化具有能連結電子設備功能，另與中國大陸建立合作夥伴關係，更甚至紐西蘭頒布該車可於一般道路行駛的法令；2019年此車的應用功能已擴及到旅遊、狩獵市場。

UBCO所採的智慧財產權保護措施包括：產品及其各部分組件包括多個商標、工業設計及專利；為跨入國際市場，依馬德里議定書在多國申請商標；透過廣告、社群媒體等推行業務並吸引新投資者。此外，在產品設計上，將各部分組件獨立模組，並在所有產品製造國及銷售國布局專利及註冊商標；而公司也開發了一套可以在產品開發過程中(專利申請程序完成前)，保護產品設計的監控系統，以防止侵權／被侵權。
（二） ROYAL SELANGOR(馬來西亞)：飾品

ROYAL SELANGOR起源於1930年中國大陸的一家家族企業，原為一鉛錫廠，後來致力於製造中國風及歐洲風的擺飾品及工藝品；1968年其創建者在馬來西亞成立第一家商店＂Selangor Pewter＂，1979年註冊＂Royal Pewterer＂商標，1993收購英國銀製造公司Comyns及其35000種設計；2002年收購加拿大Seagull Pewter公司。

ROYAL SELANGOR所有的作品都受到著作權及其他智慧財產權的保護，且公司與許多博物館及漫威漫畫合作。“ROYAL SELANGOR”已註冊為尼斯分類第6、14、21及20類的商標，且“ROYAL SELANGOR PEWTER 1885”亦是尼斯分類第14、20及21類的商標。

（三） MERLIN MD(新加坡)：醫療設備

2002年由一群醫材設備的專家在新加坡成立MERLIN MD，該公司開發了Calibur Chant(或稱為XCalibur)的動脈瘤閉塞裝置，具有治療動脈瘤的功能，該設備裝置已發展在各種臨床領域中，並於外科手術市場中獲得相當好的回饋。

ＭERLIN不但申請專利保護，也注重在商標及著作權，包括已在新加坡獲准20項專利、3項工業設計，另仍有６項專利申請中。且於日本、歐洲及美國也擁有３件、6件及９件專利。此外也對＂Marlin＂、”XCalibur”等符號也在數個國家註冊商標保護，合併這些智慧財產權為公司提供地理市場上的競爭優勢。

（四）  BREADTALK GROUP LIMITED (新加坡)：餐飲事業

2000年George Quek開發出創新的麵包配方並在新加坡開設第一家BreadTalk商店；於2003年在新加坡證交所上市，同時在印尼及上海開設特許經營；2004年至2007年除取得鼎泰豐授權開設餐廳外，另創立FoodRepublic品牌；2014年集團已遍及全球16個地區；2018年跨足茶飲品牌；2019年時集團已有BreadTalk、FoodRepublic、Toast Box、So、The Icing Room、Thyemoh chan等數個商標並於各地區註冊，集團研發團隊發明的配方均受到智慧財產權的保護。 

（五）  PROPAGANDIST (泰國)：居家用品

1996年成立於泰國的PROPAGANDIST，以幽默的設計居家用品向用戶傳遞快樂，為使公司可跨足國際，除在USPTO註冊＂Propagandist＂商標，也在EUIPO註冊＂Mr. P＂商標；為了完整最大化智慧財產權保護，該公司擁有５個域名。公司在擴展到所有國家成功的關鍵在於擁有許多網路專家，可使公司避免侵犯第三方的智慧財產權，並對他人可能侵犯自身智慧財產權的行為迅速反應。

六、參考網站

介紹與IPRs有關之國際智慧財產權參考資源網站，包含ASEAN智慧財產權服務諮詢網站、專利商標檢索平台、重點國家智慧財產局網站以及WIPO PCT網站等資訊，提供可延伸資訊參考。

七、結論

 企業在進入市場之初，需評估企業競爭優劣勢，並透過智財布局提升公司經營價值，當企業能善用不同的智慧財產權策略保護研發成果，並透過與外部合作訂定更有利於企業之契約，將可為企業創造更大營收可能性。本手冊提供了多元之建議作法，引導中小企業在網路時代中，運用適當的智慧財產權保護商品，利用社群媒體、廣告等不同行銷模式，增強市場對商品的認知，成功達成商品化之目的。目前我國正加速進入「知識經濟」時代，藉由IPRs商品化之履行，將可保障獲利最大化之可能性，強健企業無形資產之穩健實力。

 

參考來源： 

 

優質專利園地