2022年3月31日，日本經濟產業省(METI，下稱經產省)公布「標準必要專利(SEP)授權的誠信談判指南(下稱本指南)」。本指南係日本政府所制定，規範SEP持有人(下稱專利權人)及實施人在參與SEP（包括日本專利）授權談判時，應遵循的誠信(善意)談判規則。

 

近年來，因為標準的廣泛使用及標準必要技術的複雜性，SEP的授權在全球出現許多紛爭。特別是，隨著第四次工業革命的演進，許多產品將走向電腦化，且資料的處理將為產品創造新的附加價值，在不同產業間的SEP授權，特別是日本的優勢產業（如汽車、工程機械及工廠），預計未來將會擴大發展。因此，仔細思考能有效解決此類紛爭的措施，對日本而言，至關重要。

 

針對上述情況，日本METI所屬的競爭環境整備室及智慧財產政策室召開了「SEP授權環境研究小組」會議（以下簡稱「研究小組」）。該研究小組係由產業代表及智慧財產與競爭法的專家所組成，針對一些對日本較合宜可取的措施進行討論。考慮到因SEP的授權談判尚缺乏明確規則，以致專利權人及實施人要面對低預測性及透明度不足的問題以及國際趨勢，METI表示，「日本政府將迅速考慮，並對外宣傳專利權人及實施人雙方都應遵守的誠信(善意)談判規則」，並在2021年7月研究小組的期中報告中公布，讓當事人之間的誠信談判，不但可以鼓勵紛爭的早期解決，亦可避免非必要的爭議，從而促進日本的產業發展。

 

依該政策，METI就SEP授權談判中的各主要步驟所應採取的行動，向國內外公司等徵求意見，METI也在網站上針對相同主題徵求公眾意見。研究小組在對誠信談判進行討論時，會參考這些回饋意見。隨後，METI根據討論結果，制定了「標準必要專利(SEP)授權的誠信談判指南」，METI同時也發布了一份報告，說明研究小組制定本指南的討論過程。

 

本指南是日本政府制定的誠信談判規範(norms)，參與SEP授權談判（包括日本專利）的所有專利權人和實施人都應該遵守，希望透過提高談判的透明度及可預測性，創造良好的授權環境。惟本指南不具有法律約束力，即使遵循了本指南規範，也不保證就會在個別案件中被判定為合乎誠信談判，因為SEP的授權談判，目前尚無明確的全球一致規則。但是，METI期望與SEP授權談判相關的各方關係人，例如談判中的各方及司法單位，可以使用本指南，因為METI在制定該指南時，考慮了國內外公司等，及產業代表、日本智慧財產權與競爭法領域專家們的意見。METI也將利用本指南來達成一個合宜的SEP授權環境。

 

 

本指南指出，SEP專利權人及實施人應採取的SEP授權誠信(善意)談判的四個步驟，如下：

 

當專利權人向實施人提出SEP授權要約時，專利權人應自願或依實施人的要求，提供系爭專利的相關資訊，如下：

 

當專利權人提供申請專利範圍與技術標準的逐項對照表，在實施人請求之下，專利權人最好不要將這個逐項對照表納入保密協議(non-disclosure agreement，NDA)的範圍。因為如果侵權對照表不含機密事實，專利權人要求實施人簽署保密協議，可能被視為非善意行為；反之，實施人對含有機密資訊的侵權對照表拒絕簽署保密協定，實施人被認為非善意行為的可能性將增加。

 

 

如果專利權人已採取步驟一的行動，實施人應該對專利權人表達在FRAND條件下取得授權的意願。即使實施人表達取得授權的意願，同時保留在談判過程中，對系爭專利的必要性(essentiality)、有效性(validity)或侵權該當性提出挑戰的權利，實施人以誠信(善意)的方式表達在FRAND條件下取得授權的意願，也不容否認。

 

即使在實施人表達取得授權意願之後，如果實施人需要專業人士的知識以進行授權談判，專利權人也不應該阻止實施人將專利權人所揭露的資訊提供給其供應商、律師或專利師等。

 

 

如果實施人已經採取步驟二的行動，專利權人應該向實施人提出具體的授權條款，包括權利金。除了要說明權利金的計算方式，專利權人應該利用一些合適的資訊向實施人解釋授權條款是合乎FRAND的，例如專利權人過去曾與第三方簽訂的授權協議條款、專利池(patent pool)支付的授權金費率及法院的案例，讓實施人可以客觀明白專利權人所提出的授權條款是合乎FRAND的。

 

 

如果專利權人已採取步驟三的行動，但實施人拒絕接受該授權條款，則實施人應提出包括授權金的條款以作為反要約。實施人除了應解釋權利金的計算方式，利用一些合適的資訊向專利權人解釋授權條款是合乎FRAND的，例如實施人過去曾與第三方簽訂的授權協議條款、專利池支付的授權金費率及法院的案例，讓專利權人可以客觀明白實施人所提出的授權條款是合乎FRAND的。