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論美國專利訴訟中對臺灣籍被告的對人管轄權—以2010 至2011 年間聯邦地方法院判決為中心

論美國專利訴訟中對臺灣籍被告的對人管轄權—以2010 至2011 年間聯邦地方法院判決為中心

摘要
美國是專利訴訟的中心,以致於美國法院的專利判決通常是受到關注的。美國專利法有諸多法律議題,有實體法和程序法。管轄權問題是本文的焦點。管轄權爭議的發展對外國公司(例如我國廠商)有很大影響,特別是該公司並未直接和美國客戶做生意或未將美國視為直接市場。如果法院沒有管轄權,就算是該公司的產品到了美國而成為侵權物品或侵權物的一個重要零件,該公司也無須擔心「專利侵權」,因為法院不會受理此案。從臺灣籍被告的角度,本文對「對人管轄權」的關注重點在於法院如何對非該州的居民或外國公司來行使管轄權。此類「對人管轄權」分為三類:「一般性管轄權」、「特定性管轄權」、和「根據Rule 4(k)(2)的對人管轄權」。本文分析2010年至2011年間發生於聯邦地方法院的專利民事訴訟案件中與臺灣籍被告有關的「對人管轄權」案件。根據本文的研究,從臺灣籍公司的角度出發,其若與美國客戶有直接的商業往來,則其受到美國聯邦地方法院管轄的機會幾乎是必然的,不過只有特定州的法院才有此管轄權。針對與美國無直接往來的臺灣籍公司,「特定性管轄權」是法律爭點,而關鍵在於被告是否認知他的產品會隨著客戶的商業交易過程而到達美國境內,其客戶在美國的市場或產品的目標市場等等的認知程度等等是判斷參考因素。
壹、前言
美國是專利訴訟的中心,以致於美國法院的專利判決通常是受到關注的。美國專利法有諸多法律議題。論者常聚焦在可專利性議題,例如:可預見性(anticipation)、顯而易見性(obviousness)、可專利的標的物(patent eligibility)等等。也有論者討論損害賠償制度或舉證原則。比較少有論者討論訴訟程序的議題。
訴訟程序的議題雖屬於民事訴訟法的領域,但該類議題當處於專利法的情境時,其會具有特殊性而歸屬於專利法領域之一部分。與專利訴訟有關的訴訟法議題可分為幾種:送達(Rule4)、管轄權(Rule 12(b)(2))、請求權基礎(Rule 12(b)(6))、中間裁判(Rule 56)、和重新組陪審團(Rule60)等等,其中Rule代表聯邦民事訴訟法(Federal Rules of Civil Procedure),而數字代表條款。
管轄權問題是本文的焦點。其相關訴訟法條文為Rule 12(b)(2)。管轄權爭議的發展對外國公司(例如我國廠商)有很大影響,特別是該公司並未直接和美國客戶做生意或未將美國視為直接市場。如果法院沒有管轄權,就算是該公司的產品到了美國而成為侵權物品或侵權物的一個重要零件,該公司也無須擔心「專利侵權」,因為法院不會受理此案。
由於篇幅的關係,本文從2010年至2011 年間的聯邦地方法院判決中挑選我國廠商為被告的案例來進行分析,以瞭解我國廠商在何種商業情況下會受到美國聯邦法院的管轄。在判決蒐集的過程中,本研究發現我國廠商不見得都是被告,也有是以原告身分而出現在對人管轄權有關的案件內。例如ASUSTeK Computer Inc. v. AFTG-TG LLC案是華碩電腦股份有限公司所提的「確認之訴」(declaratory judgment)。另一例子是RichtekTechnology Corp. v. uPI Semiconductor Corp.案其當事人雙方皆有臺灣藉公司,而該訴訟是專利侵權訴訟。
本文分為三部分。第一部分介紹美國聯邦法院管轄權的理論。第二部分介紹美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,以下稱CAFC)就專利侵權訴訟情境下的管轄權法理。第三部分分析各地方法院判決中我國廠商的處境,並試著歸納基本的法律原則,以提供我國專利實務者進行初步評估的參考。