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簡介我國專利更正審查基準修正重點

簡介我國專利更正審查基準修正重點

摘要
為更正審查基準於100 年2 月16 日及同年2 月23 日舉辦公聽會,參酌各界專家意見後完成修正,於100 年5 月1 日生效。
本次主要修正重點包括:(1)將二段式撰寫形式之請求項的4 種更正態樣(二段式撰寫形式之請求項改寫為不分段,或將不分段撰寫形式之請求項改寫為二段式,或將二段式撰寫形式請求項之前言部分之部分技術特徵改載入特徵部分,或將特徵部分之部分技術特徵改載入前言部分)皆認定屬不明瞭記載之釋明,且未實質擴大或變更申請專利範圍;(2)對於申請專利範圍所載技術特徵(如元件A)更正為其進一步界定之技術特徵(如元件A 係由元件a1+a2 所組成),若未改變更正前申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題,則不構成實質變更申請專利範圍;(3)申請專利範圍中以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵,更正為發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作,允許更正;(4)增加相關案例說明,期使審查人員及各界能充分瞭解更正案審查原則。
壹、前言
申請人取得專利權後,可依專利法第64 條向智慧財產局申請更正其專利權之範圍,以避免有申請專利範圍過廣之情形。惟因公告權利範圍之更動,牽涉權利人與社會公眾(第三人)間對專利權利範圍之認知及解釋,故審查實務持較為嚴謹態度。
舊版更正審查基準實已作相當之規範,惟審查實務中對於個案是否准予更正仍有寬嚴不一之認定,尤其關於更正後請求項究竟屬詳述式之請求項或附加式之請求項。原因在於實務上認定更正後請求項屬於詳述式之請求項(詳述式限縮),准予更正;更正後請求項屬於附加式之請求項,不准更正。究竟詳述式之請求項或附加式之請求項是否可成為實質變更申請專利範圍判斷原則?再者,智慧財產法院對於部分更正審件亦有不同之見解。
為讓專利更正審查實務之見解趨於一致,智慧財產局爰參考日本訂正審判便覽、日本法院及我國智慧財產法院之相關判決,修正專利審查基準第二篇第6 章「更正」部分,對於現行實務爭議問題作進一步明確規範。
更正審查基準於100 年2 月16 日及同年2 月23 日舉辦公聽會,參酌各界專家意見後完成修正,於同年4 月19 日於智慧財產局網站公告,並於同年5 月1 日生效。