美國專利審理及訴願(PTAB)概況介紹


21世紀走入知識經濟時代,揮別以資本、勞動及自然資源為主的舊時代,技術創新與知識累積運用成為企業致勝關鍵,智慧財產權更成為企業營運的重要資源。在全球經濟舞台上,專利訴訟、技術併購等競合戲碼一幕幕上演,「專利」成為企業營運的要角,牽動企業在全球市場版圖的佈局。

為了搶得市場先機,專利成為技術保護的重要手段,除了發揮保護研發結晶、防禦競爭的作用外,利用「專利訴訟」恫嚇、阻止競爭對手拓展市場,更成為全球各大知名企業常用的競爭手法。

進入21世紀之後,全球專利訴訟烽火綿延、大小戰役與日俱增,其中不從事生產製造、專門以技術恫嚇為主的NPEs(Non-Practicing Entities,即非專利實施公司)更是大行其道,2010年前後NPEs引發的惡意專利訴訟更是超越一般企業,耗費巨大社會資源,成為全民公敵。



圖 1、21世紀各年度專利訴訟件數統計
 

一、美國專利複審程序介紹

專利戰爭的點燃,主要多由司法訴訟而起,而被告方多會提出「專利有效性」之訴加以還擊,或主張原告方之其他專利無效進行防禦,以此作為斡旋的手段,故當一專利戰爭發生時,時常伴隨多起關連訴訟案。

過去此類戰役集中於法院進行審理,隨著專利戰爭日益頻繁,加上NPEs猖獗,大幅佔用司法資源,為了解決此狀況,2012年9月USPTO將專利訴訟和衝突委員會(BPAI)改組為專利審理暨訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board;PTAB),並針對核准專利的有效性審理創設了「多方複審」(Inter Partes Review,IPR)、「商業方法專利複審」(Covered Business Method Review,CBM)及「核准後複審」(Post-Grant Review,PGR)制度,透過快速的方式解決專利紛爭。

在此等新制度下,舉發人需檢附證據向PTAB提出申請,專利權人則可進行初步答辯,受理爭議雙方之文件後,由PTAB決定是否立案。若PTAB決定立案,則會提出審理計畫,並在12個月內完成案件審理、做出決定;而對於PTAB決定不服者,可再向聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起訴訟,對於專利爭端的兩造,可以達到快速取得決定、降低訴訟複雜度的效益。針對IPR、CBM、PGR的提出時間點、適用案件、舉發人條件等,整理如表 1、PGR、IPR、CBM比較表所示。


表 1、PGR、IPR、CBM比較表

類型

核准後複審(PGR)

多方複審(IPR) 商業方法專利複審(CBM)
提出時間點 專利核准9個月內(類似我國已廢除之異議制度) 專利核准9個月後;或PGR程序終結後(類似我國之舉發制度) 同IPR
適用案件 先申請主義案件(有效申請日為2013/3/16之後的案件) 不限 非技術發明之商業方法
證據型態 不限 專利案或其他書面文件 不限
舉發人

    • .專利權人以外的利害關係人

    • .不曾就系爭專利有效性提起民事訴訟者

    • .需表明利害關係

    • .不可匿名提出




    • .專利權人以外的利害關係人

    • .不曾就系爭專利有效性提起民事訴訟者

    • .收受系爭專利侵權訴訟之訴狀未超過1年

    • .需表明利害關係

    • .不可匿名提出




    • .專利權人以外的利害關係人

    • .需為系爭專利侵權訴訟被告者需表明利害關係

    • .不可匿名提出


舉證責任 有效、無效的可能性 有效、無效的「合理」可能性 有效、無效的可能性
無效理由 專利無效的任何理由 新穎性、進步性 專利無效的任何理由
禁反言責任(Estoppel) 同一舉發人不得再提出經最終決定之爭點或在其審查程序中合理可得出之爭點 同一舉發人不得再提出經最終決定之爭點或在其審查程序中合理可得出之爭點 同一舉發人不得再提出經最終決定之爭點或在其審查程序中合理可得出之爭點
決定效力 效力及於USPTO、地方法院、國際貿易委員會(ICT)之案件 效力及於USPTO、地方法院、國際貿易委員會(ICT)之案件 效力及於USPTO案件

PGR、IPR、CBM的複審制度程序均相同,在PTAB中稱之為審判(Trial),其性質屬於「仲裁」而非「審查」,與不服核駁處分所提出之上訴(Appeal)案件有所不同。在複審程序中,爭議的兩造均有機會提出自我觀點說明,再由PTAB決定是否立案,立案後則由PTAB擬定審理計畫,使案件審理時程可以被預期,爭議兩造不會陷入漫漫等待之中;此外,在審查階段兩方均可提出證據,並透過電話、言詞審理等方式進行實質辯駁,專利權人也可針對舉發理由所對照之專利請求項進行更正(僅限1次),並由PTAB於1年內完成最終決定。複審各階段之時程如圖 2、專利複審程序期程所示。



 
圖 2、專利複審程序期程

 二、美國專利複審程序案件統計

PTAB複審程序有別於法院之專利訴訟,在專利期程上有明確之進展,且費用也較專利訴訟便宜,因此在2012年9月PGR、IPR、CBM複審程序實施後,案件量急速上升,PTAB複審程序已成為近年來發生專利爭議時,大家熱門運用的管道。故,PTAB案件在2012年之後快速成長,從圖 3中可看出,2012年之請求案件有112件、2013年大幅成長至790件,至2014年更翻倍成長至1,677件,近三年則都維持在將近1,750件以上。



圖 3、2012~2017年PGR、IPR、CBM案件走勢圖

從案件類型來看,主要以IPR案件為主,從2012年9月以來,共有9,437件,占整體複審案件總數的92%;其次為CBM有539件有7%;PGR有91件,僅占1%。

 


統計期間:2012/9/16~2018/1/31
圖 4、PGR、IPR、CBM占比統計

當舉發人向PTAB提出複審案件後,專利權人可三個月內提出初步答辯,再由PTBA進行立案審理,並做出立案決定書,詳述該案成立或不成立之理由。在此過程中,爭議的兩造有機會透過答辯以及立案決定書的陳述,看出雙方在此案的優劣勢,考量是否進行和解。因此,在立案前後達成和解的案件如圖 6及圖 7所示,一旦和解也可降低社會成本的投入,達到雙嬴的局面。



統計期間:2012/10/1~2018/1/31
圖 5、立案前和解案件數與和解率走勢圖


統計期間:2012/10/12~2018/1/31
圖 6、立案後和解案件數與和解率走勢圖

此外,2013年以來,隨著PTAB運作日益成熟,其在立案審查上趨於嚴謹,立案率從2012年的87%下滑至2017年的63%。



統計期間:2012/10/1~2018/1/31
圖 7、PTAB審判案件立案與否統計

就提出複審之案件進行技術領域分析,從圖 8可知,主要集中在電子/電腦周邊、機械與商業方法、化學、生物/製藥、外觀設計等五大領域。電子/電腦周邊提出之案件總計有3,580件,立案通過的有2,453件,其立案率為69%;其次為機械與商業方法提出之案件有1,529件,立案通過的有1,057件,立案率為69%;其餘化學、生物/製藥、外觀設計之立案率分別為66%、62%、41%。



統計期間:2012/9/16~2018/1/31
圖 8、PTAB審判案件之技術分布情形
 

若就複審案件之舉發人進行分析,可知前五大舉發人以Apple、Samsung、Google、Microsoft、LG等科技大廠為主,而我國之HTC在面對專利訴訟時,也透過專利複審程序進行專利舉發,故在排行榜上可看出其舉發數量名列第十二與十三。

 

表 2、PTAB案件前20大舉發人及專利權人排行榜

排名

舉發人(Petitioners)

件數

專利權人(Patent Owners)

件數
1 Apple, Inc. 421 Zond, LLC 125
2 Samsung Electronics Co., Ltd. 318 Zond, Inc. 120
3 Samsung Electronics America, Inc. 230

Intellectual Ventures II LLC

93
4 Google Inc. 212 Uniloc Luxembourg, S.A. 85
5 Microsoft Corporation 152 Magna Electronics, Inc. 71
6 LG Electronics, Inc. 147 Virnetx Inc. 68
7 Unified Patents, Inc. 106 Intellectual Ventures I LLC 64
8 Cisco Systems, Inc. 100 Uniloc USA, Inc. 64
9 Globalfoundries U.S., Inc. 95 Genentech, Inc. 60
10 Mylan Pharmaceuticals, Inc. 92 Fontem Holdings 1 B.V. 57
11 Toshiba Corporation 89 Innovative Display Technologies LLC 57

12 HTC Corporation 86 Finjan, Inc. 55
13 HTC America, Inc. 83 Papst Licensing Gmbh & Co., KG 48
14 ZTE (usa), Inc. 82 Smartflash LLC 48
15 Facebook, Inc. 79 Realtime Data LLC 46
16 Intel Corporation 66 Godo Kaisha IP Bridge 1 44
17 Sony Corporation 65 Paice LLC 44
18 Toshiba America Information Systems, Inc. 63 Contentguard Holdings, Inc.

43

19 Globalfoundries Dresden Module One LLC & Co. KG 61 Alacritech, Inc.

38

20 Globalfoundries Dresden Module Two LLC & Co. KG 61 American Vehicular Sciences LLC 38

說明:統計範圍2012/9/16~2018/1/31之IPR、CBM、PGR案件;舉發人、專利權人名稱依照來源網站統計為主,未做合併

三、美國PTAB程序規費介紹

由於PTAB大量湧入案件,各案件又需有產業技術背景之審查人員進行案件審理,在沈重的審查負擔下,USPTO於2016年、2018年的兩次專利規費調整方案中,大幅調整專利複審規費,希望可以藉此擴充審理團隊陣容,加速審理速度、維持審理品質。

2018年度之最新複審規費整理如表 3所示,其中IPR請求費用由原本的9,000美元,調整到15,500美元,漲幅高達72%;其次是IPR/PGR/CBM之超項費用,漲幅均為50%。若是國人有意舉發美國專利,透過IPR程序向PTAB提出請求且獲得成案,當請求項在20項以內時,基本規費為30,500美元(請求費15,500+成案費15,000),相較透過專利訴訟處理專利爭議之成本,可謂相當低廉。

 

表 3、專利複審規費一覽表

項目 原規費(美金) 2018/1/16起新規費(美金) 漲幅(%)
IPR請求費(20項以內) 9,000

15,500 

72%
IPR成案費(15項以內) 14,000 15,000 7%
IPR請求超項費 200/項 300/項 50%
IPR成案超項費 400/項 600/項 50%
PGR/CBM請求費(20項以內) 12,000 16,000 33%
PGR/CBM成案費(15項以內) 18,000 22,000 22%
PGR/CBM請求超項費 250/項 375/項 50%
PGR/CBM成案超項費 550/項 825/項 50%

綜上,當國人遭遇美國專利之糾紛時,除了常見的司法訴訟外,藉由PTAB之複審程序進行專利權之捍衛也不失為一項良策。在訴訟初期,藉由PTAB複審程序的提出,可讓進行中的專利訴訟暫停,讓兩造在PTAB立案與審查的過程中,進行證據的蒐集/提交、言詞辯論,且經由PTAB快速且專業審查後,完成專利有效性仲裁,作為法院訴訟或和解的參考。此舉可讓企業遭遇專利訴訟時,有更多緩衝時間籌劃最佳防禦或降低傷害的對應策略,讓專利訴訟對於企業營運的損傷降低,維持企業經營的命脈。

資料來源:

1.https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board-0

2.https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/fee-setting-and-adjusting