美國專利商標局「專利訴訟教戰網」介紹

■ 連結網址:專利訴訟教戰網

隨著全球市場競爭的白熱化,專利訴訟已成為國際大廠威嚇競爭對手、爭奪市場、甚至是打開品牌知名度的重要手段,無論您是個人、零售商、通路商或是從事研發、製造的企業都可能面臨專利爭議事件。;我國企業於2013年在美國被控專利侵權案件數達165件,在專利流氓(Patent Trolls)鎖定的前10名亞洲被訴公司中,我國企業即佔6家(註2)。

2013年6月白宮公佈《專利主張與美國創新》(Patent Assertion and U.S. Innovation)研究報告(註3),文中指出非專利實施公司(Patent Assertion Entities, PAEs)對於創新動能及經濟社會發展的負面影響,並引用學者(Chien 2012)的研究統計,非專利實施公司於2012所提起之專利訴訟超過2,500件之多,佔全年專利訴訟案件的62%,是2006年的4倍,其訴訟對象於2012年已威脅到超過10萬家企業,其範圍涵蓋大型企業、中小企業甚至個人,被告須負擔的專利訴訟費用平均是65萬至500萬美金之間,有的甚至超過2,500萬美金(AIPLA 2013),影響企業的創新研發,進而阻礙科技的進步。

美國總統歐巴馬(Obama)於2013年6月向議會建議加強認識專利投機的危害性、遏制專利投機及杜絕濫用智慧財產權行為的方案,美國專利商標局(以下簡稱USPTO)即於2014年9月推出「專利訴訟教戰網」(Litigation Toolkit),以淺顯易懂的文字,提供各項面對專利爭議事件的因應之道及連結資源,帶領民眾及企業積極面對專利侵權警示信函(Patent Demand Letters)與專利訴訟(Patent Suit),以有效遏阻NPEs非專利實施公司或不肖業者濫用專利訴訟,阻礙產業技術進步與發展。


資料來源:Chirn 2013, using data form RPX corporation
圖一、2006-2012年美國專利訴訟件數分析

圖二、華人企業在美專利訴訟件數統計

「專利訴訟教戰網」以問答方式提供閱讀人可藉由題目檢視是否與自身遭遇問題相符,藉以尋求因應措施或相關資源管道,其系統主題及內容包含:

  1. 1.我被告了..:若收到法院起訴書,應就產品是否侵害專利權範圍進行分析,以確認採取之策略,其內容包含:

    ● 如何確認真的被告?
    ● 被告後應採取措施?
    ● 我真的侵害專利權嗎?
    ● 要怎麼找律師?
    ● 還有其他人跟我一樣被告嗎?
    ● 我要如何取得專利全文?是誰告我?
    ● 怎麼確認專利權有效/無效?
    ● 我該如何異議專利權?

  2. 2.我收到警告信…:當收到侵害警告信時,應先請對方提供更進一步的侵權證明,以爭取更多的時間來確認侵權事實或找出事證異議專利權,其內容包含:

    ● 什麼是警告信?
    ● 我需要回覆警告信嗎?
    ● 收到警告信後應採取因應措施?
    ● 警告信函提到我採用了侵權的產品,我該怎麼辦?
    ● 收到警告信是否就表示我(將)被告了嗎?
    ● 若該專利過期是否表示未侵權?
    ● 還有其他人被告嗎?
    ● 我要如何取得專利全文?是誰告我?
    ● 怎麼確認專利權有效/無效?
    ● 我該如何異議專利權?
    ● 我需要找專利律師嗎?

  3. 3.查詢相關訴訟案:可透過「相關連結及資源管道」,查詢歷史訴訟案全文、公司背景及市場情報,以及提供常見的「警告信函分享網站」資源連結,其內容包含:

    ● 還有其他人跟我一樣被告嗎?
    ● 還有其他人跟我一樣收到警告信函嗎?
    ● 我要如何取得專利全文?是誰告我?

  4. 4.什麼是專利侵權:若製造、使用、販賣、銷售、進口侵害他人專利權的產品,經法院裁定後,需支付損害賠償金額,並終止專利侵權行為,但法院於調查過程亦可能判定產品並未侵權專利權,甚至裁定專利權喪失新穎性而裁定專利無效等結果,其內容包含:

    ● 什麼是專利侵權?
    ● 專利侵權訴訟會有什麼罰責或影響?
    ● 警告信函提到我採用了侵權的產品,我該怎麼辦?

  5. 5.什麼是專利:介紹專利權保護範圍、保護年限、如何查詢專利是否到期,並提供什麼是專利影片介紹連結,其內容包含:

    ● 什麼是專利?
    ● 我要如何取得專利全文?是誰告我?
    ● 我要如何查詢專利有效期限?
    ● 若該專利過期是否表示未侵權?
    ● 我真的侵害專利權嗎?
    ● 怎麼確認專利權有效/無效?
    ● 我該如何異議專利權?

  6. 6.相關連結及資源管道:提供查詢各州法庭訴訟案、警告信函及專利策略論壇、法律個案研究及法律扶助等資源網站連結,其內容包含:

    ● 訴訟相關連結
    ● 警告信函相關連結
    ● 專利策略論壇及專利資料分析資源網站連結
    ● 法律資源連結
    ● 法學院提供的法律診療室諮詢服務連結

  7. 7.名詞解釋:將民眾時常聽到的專利、訴訟相關專有名詞,以淺顯易懂的文字進行說明,讓民眾可以清楚認識各項法律術語的概念及內涵。


    圖三、USPTO專利訴訟教戰網

以下我們將介紹USPTO建議民眾,在收到專利警告信函或訴訟通知時,可以採取的應對方法:

    1. 一、確認收到的信函是「警告信函」或「起訴書」

      當發生專利爭議事件時,通常您或您所屬的企業會先收到專利警告信函,之後便可能收到來自法院的相關文件, 例如:起訴書或傳票等(註4),若是您收到由法院發出的文件,便是表示您面對的是司法事件, 此時需要積極尋求適當的資源或法律專家,協助您正式回應該訴訟事件,可參照二、面對訴訟建議採取的措施; 若您收到的只是一般的警示信函,可參照三、面對警示信函可以採取的措施,進行爭議專利的瞭解,再行思考回應之對策。


    1. 二、面對訴訟建議採取的措施

      在面對專利訴訟時,您必須尋找合適的律師或法律專家協助,並在法院規定的期限內,附上佐證文件正式回應專利權人對您的指控,讓法院瞭解您的主張;避免在審判過程中,產生配合度不佳的形象,造成審判形勢的不利。當您面對專利訴訟時,可以採取的策略如下:

      1. 否認侵權,針對專利持有人提出侵害專利權之事證進行未侵權說明。
      2. 與專利權人談判,雙方簽訂授權契約,或提出專利不侵權保證。
      3. 證明專利權人提出的爭議專利無效。

      在回覆法院或專利訴訟的過程中,您可與法律專家一同採取以下措施,知己知彼,採取合適的作戰方針:

      1. 找出爭議專利的全文及說明書PDF,瞭解該專利的技術內容,以及該專利所有權人的專利布局概況。
      2. 解讀爭議專利的專利權範圍(Claims),並比對被訴產品、系統或程序是否符合專利權逐項要件(Claim Chart),以判定確實侵害專利權。
      3. 調閱爭議專利的審查歷程(Prosecution History)及文件(File Wrapper),以進一步了解「實際」專利權保護範圍,亦可由審查委員所提出之相關前案技術(prior art)事證,作為訴訟應對之參考。以上資訊可以從USPTO的PAIR資料庫中查得相關資訊。(連結PAIR資料庫)
      4. 利用專利三要件-新穎性、進步性及產業利用性,向法院提出相關前案或事證以證明爭議的專利不具可專利性之理由。法院或USPTO將可能依據所提出之事證,例如:該爭議專利申請前已銷售或已公開於市面,或發現專利文件中未充份揭露技術實施手段甚至對USPTO未誠實揭露相關事例等,就專利適格性做出撤銷專利權之判決。
      5. 搜尋相關技術領域的專利訴訟案,參考同技術領域或同一位專利權人提出之訴訟發展過程及結果,找出值得參考的訴訟策略;或是與目前正遭受同一專利權人提出侵權訴訟的廠商結盟,一起對抗專利權人提出的控訴。(連結參考資源網頁,請參考Related Suits所提供的網站連結)
      6. 向USPTO請求重新審查(Reexamination) (連結Reexamination網頁)或請求多方複審程序(Inter Partes Review)、 領證後複審程序(Post Grant Review)、商業方法專利之過渡方案(Transitional Program for Covered Business Method Patents)或申請人溯源程序(Derivation Proceeding),藉以異議專利權,提出對專利有效性之質疑。(連結Inter Partes Dispute網頁)

    1. 三、面對警示信函可以採取的措施

      許多專利侵權警示信函目的在於威脅收件人支付授權金,或恫嚇收件人將產品下架,使發信者從中獲取金錢上的利益;此類信函中,也會提及發生侵權的事項與爭議專利。若您收到此類信件,建議的處理方式如下:

      1. 請求專利權人提供具體的證據,或否認您有侵權的事實;然後等待對方的回應,由對方的回應態度決定下一步驟如何進行。
      2. 由於部分信件是利用收信人恐懼的心理,達到獲取不當利益的目的;因此,許多收件人在收到信件後,會選擇不做回應。但是如果該事件未來正式成為訴訟案件時,法院也認定您有侵權事實時,便可能面臨支付三倍賠償金的風險。
      3. 與專利權人談判,藉由雙方交互授權以取得專利授權;或取得未侵害專利權之協議文件證明。
      4. 搜尋法院判決資料,或調查爭議專利的有效性,具體說明您並未有侵權事實。
      5. 一般而言,專利到期後的六年內,專利權人仍有權利就專利有效期間之侵權行為提出訴訟,並據以提出損害賠償,因此您可以查詢爭議專利是否仍在有效期間內。 (連結專利有效日期查詢網頁)

      此外,您也可以運用面臨專利訴訟的相關回應作法,調查該篇專利的各項資訊,或是參考以下說明,迴避可能面臨的法律訴訟案:

      1. 如果您被控訴侵權的標的,是由外部購買的元件、軟體或物料進行生產或服務時,您可以請求供應商協助說明或法律援助,甚至代表您進行回應該警告信函。
      2. 針對專利權人提出的爭點,進行迴避設計或產品改良,降低爭議擴大的可能性。
      3. 若是您認為該封警示信件可能會衍生為訴訟案件,您可以向法院提出「確認之訴」(Declaratory Judgment),主張爭議的專利無效、或是您的產品或服務並未侵犯到對方的專利權。
      4. 若您認為警告信函是惡意的或是懷疑信件的真實性,您可以向州檢察長辦公室(State Attorney General’s Office)或聯邦貿易委員會法(Federal Trade Commission)查詢簽署該封警告信的律師資訊;或是要求保全該封信件。(連結State Attorney General’s Office) (連結Federal Trade Commission)

  1. 四、如何找到專業的律師或公益性的協助資源

    在美國一件訴訟案的花費金額往往高達數十萬至數百萬美元,而且訴訟時間通常會長達數年,甚至有上訴到聯邦巡迴上訴法院及最高法院的機會,過程耗時耗費。

    由於律師在專利訴訟中是不可或缺的要角,因此USPTO也提供專利代理人與專利律師的查詢資料庫連結資訊(連結查詢資料庫),方便大眾尋找合格的專業律師;若是您希望可尋找企業所在地,或是發生訴訟所在地的律師團隊,也可向當地的律師協會組織洽詢,找到當地的律師。

    此外,若是您因為經費上的考量,或是希望多方瞭解專家對於爭議案的觀點,也可以尋找公益資源協助,例如:各大學的法律系所、法律援助機構等協助,獲得多元化的參考作法。(連結參考資源網頁,請參考Law School Clinics所提供的網站連結)


透過專利訴訟教學網的引導,USPTO提供具體的建議作法及各項連結資源,其對象可擴及中小企業甚至個人在面臨專利侵權訴訟或警告信函時,不致因為專利持有人的恫嚇而直接支付授權金;藉由認識侵權訴訟及面臨侵權訴訟之措施及相關法律扶助資源網站,希望被控侵權的個人或企業瞭解自己的權利,透過適當的行動與作為,降低專利爭議對商業或技術發展上的損失,進而打擊NPEs之專利濫訴行為。我國企業面臨跨國專利侵權訴訟案件日益增加,對於專利訴訟若能有相應之認識,將可增強勝訴之實績,進而降低訴訟成本,並可投入更多資源在創新研發上,增加國際競爭實力。


註1:http://www.caloba.org/?p=318

註2:http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf

註3: 美國地方法院使用的傳票文件編號是AO440,且傳票上會載明民事訴訟編號,其編碼規則是「年度-州代碼-流水號」,例如:14-CV-12345。